Незважаючи на помітний прогрес, досягнутий останніми роками у сфері законодавчого забезпечення правової охорони інтелектуальної власності, на думку міжнародних експертів, її недосконалість усе ще є одним із чинників, який перешкоджає створенню в Україні ефективної системи захисту прав інтелектуальної власності. Міністерства із запізненням реагують на неузгодженість положень вітчизняних законів, проблеми їх застосування. Це стосується законів щодо промислових зразків, торговельних марок, діяльності організацій колективного управління, врегулювання підвідомчості розгляду справ у спорах, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності тощо [1]. Такий підсумок було зроблено в рекомендаціях парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні», де вкотре порушувалися питання недосконалості українського законодавства та необхідності його реформування.

Однією з названих проблем можна вважати неузгодженість законодавчих положень, які стосуються реєстрації договору комерційної концесії (франчайзингу). Такий недолік перешкоджає реалізації та захисту фізичними і юридичними особами своїх прав інтелектуальної власності.

Згідно зі ст.1118 ЦК України, договір комерційної концесії укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору концесії такий договір є нікчемним. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця. Якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача. У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту його державної реєстрації [2].

Якщо щодо письмової форми договору суперечок не виникає, то щодо його державної реєстрації існують непорозуміння. Наприклад, Володимир Потапенко, керуючий партнер юридичної фірми «Потапенко і Партнери», констатує, що досить складно зареєструвати договір комерційної концесії. Причому реєструвати треба не тільки щойно укладений договір, а й усі його зміни, а також факт розірвання угод. Юрист звертає увагу на те, що згідно зі ст. 1118 ЦК України сторони не можуть посилатися на договір франчайзингу до його державної реєстрації. У тій же статті зазначено, що договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив держреєстрацію правоволодільця, а в разі, якщо той зареєстрований в іноземній державі, — органом, який зареєстрував правокористувача. Володимир Потапенко вважає, що в цьому випадку законодавець мав на увазі районні державні адміністрації, які до набуття чинності Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців» (№ 755-IV від 15.05.03 р.) [3] проводили держреєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності. Однак із набуттям чинності згаданого закону здійснювати реєстрацію почали не районні державні адміністрації, а посадові особи — державні реєстратори (ст. 5 закону: «Місце проведення державної реєстрації. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи — підприємця»).

Отже, формально реєстрацію договору франчайзингу повинен провести державний реєстратор, якщо, звісно, його можна вважати органом державної влади. Складність у тому, що цей обов’язок законодавчо не закріплений за державним реєстратором (ст. 6 згаданого закону).

За словами підприємців, у Києві державна реєстрація договору комерційної концесії полягає у візуванні й проставленні печатки на документах держреєстратором. Затвердженої форми журналу, куди потрібно записувати відомості про сторони і предмет договору, немає [4].

Перед названою проблемою постають не лише сторони договору та відповідні органи, а й суди. Важко стверджувати факт порушення закону, який не існує, або процедури, яка законодавчо не закріплена. Як кваліфікувати дії органів влади, що не реєструють договори комерційної концесії, — відмова від виконання покладених на них обов’язків чи правомірне виконання повноважень?

Підтвердженням такої невизначеної ситуації є постанова Вищого господарського суду України від 12 жовтня 2006 року №10\14, в якій зазначається, що, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 1118 ЦК України факт державної реєстрації договору комерційної концесії набуває юридичного значення лише для взаємовідносин сторін за цим договором із третіми особами, посилання суду на відсутність такої реєстрації за обставинами цієї справи не може розглядатись як самодостатня підстава для відмови у задоволенні заявленого позову. Тим більше, що в даному випадку суд не прийняв до уваги, що відповідно до ст. 210 ЦК України порядок реєстрації правочинів, а також порядок ведення відповідних реєстрів встановлюється законом, та у цьому ж зв`язку взагалі не з`ясував, чи існував на час виникнення спірних правовідносин сторін законодавчо визначений порядок державної реєстрації договору комерційної концесії, а отже, і не встановив, чи існувала взагалі можливість виконати цей законодавчо встановлений обов`язок в даному випадку [5].

На ще одній проблемі наголошує А. Цират. Проект ЦК України передбачав необхідність реєстрації договору франчайзингу в органах реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності і в Державному комітеті України з питань інтелектуальної власності. Згідно із чинним законодавством України та нормами ЦК України, ліцензія на право користування об’єктами інтелектуальної власності обов’язково повинна бути зареєстрована в Державному комітеті України з питань інтелектуальної власності, незалежно від того, згідно з яким договором (ліцензійним, агентським, дистриб’юторським) вона надається. Вимога реєстрації договору франчайзингу фактично є наслідком вимоги закону про реєстрацію ліцензій. Проте договір франчайзингу – це не лише ліцензійні правовідносини. Договір франчайзингу є набагато ширшим за колом правовідносин сторін, ніж ліцензійний [6, с. 132].

З цією проблемою погоджуються і автори коментарів Цивільного кодексу України. В постатейному коментарі за редакцією А.С. Довгерта вказується: спеціальною вимогою до форми договору комерційної концесії є вимога про його реєстрацію. Стаття 1118 ЦКУ визначає орган, який здійснює таку реєстрацію, не визначаючи її механізму. Керуючись ч.2 ст.211 ЦК України, варто зазначити, що порядок реєстрації та ведення відповідних реєстрів має встановлюватися окремим законом. Такий закон, очевидно, буде прийнятий згодом. До вступу в дію такого закону правоволоділець і користувач укладають договір комерційної концесії без його реєстрації [7, с. 699].

Найбільш вдалою видається позиція І.І. Килимник. На її думку, договір комерційної концесії (франчайзингу), за умови його реєстрації у Патентному Відомстві, також міг би слугувати підставою для надання прав на використання об’єктів інтелектуальної власності без додаткового оформлення окремих ліцензій [8, с. 130]. Отже, автор пропонує реєструвати договір в уповноваженому органі держаної влади, наприклад у спеціально створеному Патентному Відомстві.

Справді, якщо проаналізувати окремі нормативні акти, які стосуються інтелектуальної власності, то можна побачити ось що. Згідно із Положенням про Державний департамент інтелектуальної власності [9] Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

• здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об’єктів інтелектуальної власності;
• здійснює реєстрацію договорів про передання прав на об’єкти інтелектуальної власності, що охороняються на території України, та ліцензійних договорів тощо.

Як бачимо, на нормативному рівні питання реєстрації договору комерційної концесії фактично врегульовано. Однак норми різних актів перебувають між собою в суперечності – можна говорити про конкуренцію актів, які мають різну юридичну силу, – Цивільний і Господарський кодекси та підзаконні нормативно-правові акти. Логічним та найбільш ефективним видається вирішення проблеми шляхом покладення обов’язку реєстрації договорів комерційної концесії на уповноважений орган виконавчої влади з питань інтелектуальної власності – Державний департамент інтелектуальної власності. Такі зміни зняли б з виконавчих комітетів та місцевих державних адміністрацій не властиві їм обов’язки, полегшили б процедури контролю і захисту прав інтелектуальної власності (Державний департамент інтелектуальної власності вів би реєстр суб’єктів і прав, і договорів про передання прав) або навіть усунули необхідність «подвійної реєстрації» — і права, і договору.

Отже, на основі проведеного аналізу чинного законодавства та позицій окремих юристів пропоную внести зміни до ч.2 і ч.3 ст.1118 ЦК України, вказавши, що державну реєстрацію договору комерційної концесії зобов’язаний здійснювати спеціально уповноважений орган з питань інтелектуальної власності. У зв’язку з цим необхідно привести у відповідність з ЦК України підзаконні нормативні акти, зокрема, деталізувати Положення про Державний департамент інтелектуальної власності та прийняти Положення про порядок здійснення державної реєстрації договорів про передання прав інтелектуальної власності з чітко визначеною процедурою здійснення такої реєстрації.

Список використаних джерел:

1. Рекомендації парламентських слухань “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування», постанова ВРУ від 27 червня 2007 року № 1243 // http://rada.gov.ua.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // http//rada.gov.ua.
3. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 року // http//rada.gov/ua.
4. Зайцев І. Договір, якого немає. В українському законодавстві не передбачено договорів франчайзингу. Але працювати можна, 02-09-2006 // http://patent.km.ua/ukr/articles/group14/i805.
5. Постанова Вищого господарського суду від 12 жовтня 2006 року №10/14.
6. Цират А. Франчайзинг и франчайзинговый договор. — К.: Истина, — 240 с.
7. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар: У 2 частинах. – К.:Юстиніан, 2006. – Частина 2 / За ред. А.С. Довгерта. – 1008 с.
8. Килимник І.І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу): Монографія. – Х., 2006. –160 с.
9. Положення про Державний департамент інтелектуальної власності / затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997 // http//rada.gov.ua.